Интеллектуальная собственность в госзакупках
Одним из требований к участнику госзакупки является обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты (п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; далее – Закон № 44-ФЗ).
Прочитайте еще раз эту формулировку. Понимаете ли вы, что этим хотел сказать законодатель? На мой взгляд, она весьма неоднозначна, что подтверждается и практикой ее применения. Рассмотрим, какие же спорные вопросы она порождает, и как они разрешаются.
Право заказчика или нарушение конкуренции?
Рассмотрим решение УФАС России по Республике Адыгея от 3 июня 2014 г. по делу № К-56/14. Спор, который разрешил антимонопольный орган, касался документации электронного аукциона, предметом которого была поставка легкового автомобиля. Естественно, в этом случае никакие права на интеллектуальную собственность заказчик не приобретает, но, тем не менее, требование о наличии их у участников были закреплены в аукционной документации. Антимонопольный орган подчеркнул, что это недопустимо.
Подобный подход встречается и в практике других регионов. Региональные управления ФАС России приходят к однозначному выводу: если в рамках закупки заказчик не приобретает интеллектуальные права, то требовать от участников декларацию соответствия п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ он не имеет права (решение УФАС по Новосибирской области от 8 июля 2014 г. по делу № 08-01-243).
УФАС России по Ростовской области обратило внимание и на другой момент, подчеркнув, что если требование об обладании интеллектуальными правами установлено без необходимости, то участники закупки вправе ему не соответствовать (решение УФАС России по Ростовской области от 7 июля 2014 г. по делу № 1309/03).
Однако не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Формально – и практика антимонопольных органов служит тому подтверждением – такому участнику закупки может быть отказано в допуске к участию в закупке. Ведь комиссия, рассматривающая заявки участников, обязана проверять их на соответствие конкурсной документации. Поэтому отсутствие хотя бы одного документа (в том числе и декларации соответствия рассматриваемому требованию) не позволяет заявителю принять участие в закупке. Выход из этой ситуации один – оспаривать конкурсную документацию до окончания срока подачи заявок (решение УФАС России по Республике Адыгея от 29 апреля 2014 г. по делу № К-50/14).
Напомню, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (п. 3 ст. 1228 ГК РФ).
Так, правообладатель может предоставить другому лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. При этом заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
Если проанализировать эти нормы применительно к госзакупкам, то получится интересная ситуация. Дистрибьюторы, не обладающие исключительными правами на программы для ЭВМ, не могут участвовать в закупочных процедурах, несмотря на то, что они могут на законных основаниях осуществлять реализацию ПО. Следуя буквальному толкованию Закона № 44-ФЗ, участником закупки программного обеспечения для ЭВМ, может быть только обладатель исключительных прав на это ПО. Дело в том, что ст. 31 Закона № 44-ФЗ не позволяет однозначно определить: относится ли требование о наличии исключительных прав на ПО у участника госзакупки только к тем ситуациям, когда осуществляется переход исключительного права, или же распространяется также и на случаи заключения лицензионного договора.
Предмет закупки, или Ошибки заказчиков и участников закупок
Определение предмета закупки ПО для ЭВМ часто вызывает вопросы.
В ряде случаев заказчики указывают предмет закупки как поставку ПО для ЭВМ, а бывает – как поставку лицензий на ПО.
Иногда это приводит к спорным ситуациям с интересными трактовками в части природы лицензионного договора и еще более интересным выводам в части предмета закупки.
Так УФАС России по Республике Татарстан подчеркнуло, что суть лицензирования ПО заключается не в приобретении самих компьютерных программ в коробочном виде (то есть на дисках) или в электронном виде, а в покупке лицензии – специального документа, дающего его владельцу право на использование результатов интеллектуальной деятельности в рамках соглашения с правообладателем (компанией-разработчиком). Этот документ впоследствии служит основной взаимоотношений между правообладателем и пользователем. Так, по лицензионному договору обладатель исключительного права предоставляет другой стороне право использования результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Таким образом, лицензионный договор является договором на оказание услуг, а не договором поставки.
Из этого антимонопольный орган сделал следующий вывод: перечисление в первой части заявки конкретных показателей товара, а также информации о производителе, является нецелесообразным, поскольку по своему смыслу заключение лицензионного договора является услугой (решение УФАС России по Республике Татарстан от 14 мая 2014 г. № ДМ-04/6496 по делу № 97-кз/2014).
Конечно, можно спорить, что выгоднее: считать лицензионный договор договором поставки или договором на оказание услуг? Здесь стоит учитывать в том числе и нюансы налогообложения. Так, если лицензионный договор будет признан договором поставки, то НДС в составе цены на ПО не может быть принят к вычету (постановление ФАС Московского округа от 1 сентября 2011 г. № КА-А40/9419-11 по делу № А40-140882/2010).
Для участника закупки, конечно, интереснее подписать смешанный договор, в котором отражены все существенные условия лицензионного договора и отдельно выделена стоимость передаваемых интеллектуальных прав.
ФАС России обращает внимание на такой нюанс, как необходимость указания в проекте договора на способ использования результатов интеллектуальной деятельности. Этот вывод антимонопольный орган обосновывает тем, что такое условие является существенным для лицензионного или сублицензионного договора – а именно таким является, по сути, госконтракт на закупку ПО, с помощью которого заказчику передаются неисключительные права на использование ПО. Если положения о способе использования программных продуктов проект контракта не содержит, это, по мнению ведомства, является основанием для привлечения заказчика, утвердившего такую документацию, к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (постановление ФАС России от 13 июня 2013 г. по делу № К-1317/12/АК757-13). Правда, эта позиция была сформулирована в период действия старого закона о госзакупках, который утратил силу (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), но с принятием Закона № 44-ФЗ принципиально в этой сфере ничего не поменялось.
Много споров возникает и при установлении требований о наличии у участника закупки исключительных прав, когда предметом закупки является сопровождение (поддержка) ПО, то есть его обслуживание. Хотя практика чаще всего подтверждает, что наличие интеллектуальных прав в этом случае не требуется.
Суды подчеркивают, что требование о наличии исключительных прав в подобной ситуации фактически сводит на нет конкуренцию. Дело в том, что услуги по технической поддержке программ для электронных вычислительных машин являются вспомогательными услугами по отношению к установке ПО. Следовательно, обеспечение надежности функционирования программы для ЭВМ и предупреждение сбоев в работе системы не означают передачи исполнителю прав на программу (Постановление ФАС Уральского округа от 10 июня 2013 г. № Ф09-2121/13 по делу № А50-11517/2012). Соответственно, для оказания технической поддержки участнику закупки не требуется обладать исключительными правами или иметь лицензионный договор с правообладателем. Подобное требование со стороны заказчика неправомерно ограничивает доступ к участию в госзакупке и предоставляет необоснованные преимущества участникам, обладающим исключительными правами на ПО.
Дополнительным аргументом в пользу неправомерности установления такого требования служит тот факт, что осуществление сопровождения программных продуктов не относится к использованию произведения. Следовательно, пользователями программного продукта являются лица, установившие и использующие его, которые обладают неисключительным правом на использование программы, а не лица, осуществляющие ее обслуживание. В связи с этим специализированная компьютерная организация может осуществлять обслуживание программного комплекса и при отсутствии исключительных и неисключительных прав на объект интеллектуальной собственности (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2012 г. по делу № А56-27112/2012).
Судебная практика выработала два условия для обслуживания ПО специалистами, не имеющими прав на него: во-первых, эта услуга должна оказываться по заданию лица, правомерно владеющего экземпляром программы, а во-вторых, в сам программный продукт не должны вноситься какие-либо изменения (постановление ФАС Уральского округа от 1 сентября 2010 г. № Ф09-6166/10-С6 по делу № А60-8410/2009).
Общая идея, получившая закрепление в судебных решениях, заключается в том, что техническая поддержка и поддержание надежности функционирования программы не являются способами ее использования и не означают передачу исполнителю прав на данную программу, в связи с чем не являются нарушением исключительных прав (постановление ФАС Уральского округа от 10 июня 2013 г. № Ф09-2121/13 по делу № А50-11517/2012).
Таким образом, ничего не мешает IT-компании принять участие в закупке услуг по сопровождению ПО – даже если права на это ПО (в том числе и неисключительные) у него отсутствуют. А ситуацию, когда заказчик устанавливает для подобной закупки требование о наличии у участника исключительных прав или заключенного лицензионного договора, нельзя расценить иначе как ограничение конкуренции и нарушение Закона № 44-ФЗ.
В сфере оборота интеллектуальных прав в государственных закупках существует много проблемных и спорных вопросов, которые часто приводят к ошибкам, как со стороны заказчиков, так и со стороны участников закупок.
Остается надеяться, что со временем положения Закона № 44-ФЗ в части регулирования прав на интеллектуальную собственность станут более однозначными, а действия заказчиков и участников – более обдуманными и взвешенными.
Источник
Договор о совместном создании и использовании результата интеллектуальной деятельности
Ситуации при которых применим Договор о совместном создании и использовании результата интеллектуальной деятельности:
В современных условиях развития науки и иных достижениях творческой деятельности особое место занимает авторское право.
Авторское право может принадлежать нескольким лицам, которые участвовали в создании результата интеллектуальной деятельности (произведение литературы, искусства, науки и прочее) (далее по тексту — РИД).
Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения.
Важным аспектом соавторства является творческий вклад в создание объекта интеллектуальной собственности, именно он является определяющим элементом в договоре о совместном создании и использовании результата интеллектуальной деятельности (далее по тексту-РИД).
Договор о совместном создании РИД регулирует правоотношения сторон не только связанные с созданием, но и дальнейшим использованием РИД и соответственно может быть применен в следующих ситуациях:
- регулирования отношений между соавторами при создании РИД (сюда также можно включить: проведение совместных исследований, испытаний, научных изысканий, создания совместных изобретений и технологий);
- регулирования правоотношений между стороной, которая может выступать инвестором создания РИД и его автором;
- использование РИД при правоприемстве (например: наследовании или реорганизации юридического лица);
- данный договор может также регулировать правоотношения сторон с третьими лицами по вопросу заключения лицензионного договора на передачу РИД.
Стороны Договора о совместном создании и использовании результата интеллектуальной деятельности:
Физические лица, которые являются соавторами РИД. Автор результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
В отдельных случаях стороной Договора могут быть юридические лица, например, когда речь идет о создании служебного изобретения.
Источник
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Данный материал представляет из себя общий обзор части четвертой Гражданского кодекса РФ “Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации”. В дальнейшем рядом статей приведенные понятия и тезисы будут детализированы, будет приводится судебная арбитражная практика рассмотрения конкретных видов споров относительно интеллектуальных прав.
На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации законодатель предусматривает интеллектуальные права. В это понятие входит исключительное (имущественное) право, личные неимущественные и иные права.
Следует отметить, что законодатель разграничил следующие понятия:
- результаты интеллектуальной деятельности – ниже дается предусмотренный законодателем перечень из 16 пунктов.
- интеллектуальные права – возможность субъектной защиты прав и законных интересов в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Права интеллектуальные не зависят от носителей (вещей), в которых они выражены и остаются неизменными при переходе последних. Принадлежат такие права только их авторам и не могут быть переданы.
- автор результата интеллектуальной деятельности – физическое лицо, непосредственно создавшее соответствующий результат. Ему бессрочно принадлежит право авторства, отчуждение которого ничтожно. После смерти автора, защиту права его авторства может защищать любое заинтересованное лицо.
- исключительное право – право свободно распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации). Также, можно распоряжаться и самим исключительным правом – отчуждать, передавать его на договорной основе. Осуществлять данное право может как физическое так и юридическое лицо, либо несколько лиц.
- личные неимущественные права – семейная и личная тайна, достоинство личности, неприкосновенность, честь и доброе имя, жизнь и здоровье и т.п. Эти и другие неимущественные личные права принадлежат физическому лицу от рождения или по закон, их отчуждение ничтожно, они защищаются законом в особом порядке.
- иные права – право доступа к произведению изобразительного искусства (с целью воспроизведения, фото/видео съемки), право следования (получения от продавца вознаграждения в виде процентов от цены перепродажи посредником) в авторском праве в отношении литературных и музыкальных произведений
- правообладатель – лицо (физическое или юридическое), осуществляющее исключительное право в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
- Согласно ст. 1225 ГК РФ, правовая охрана предоставляется следующим результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий:
Авторские права – интеллектуальные права на произведения литературы, искусства и науки.
1) произведения науки, литературы и искусства являются объектами авторских прав, не зависимо от способа воспроизведения, назначения (оригинала или производных от него).
Данный пункт включает в себя произведения литературы, сценарии, музыкальные произведения (с текстом и без, драматические и другие), пантомимы и хореографические произведения, произведения аудиовизуальные, произведения живописи, графики, дизайна, скульптуры, рассказы в графике, комиксы и другие изобразительные произведения, сценографические и декоративно-прикладные произведения, результаты всех видов фотографии, топографические и географические результаты работы (планы, карты и др.),
2) также, относятся к объектам авторских прав программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) – охраняются как литературные произведения. В состав понятия программ включены и веб-сайты.
3) базы данных – касается веб-сайтов и, соответственно, предыдущих пунктов.
Смежные права
Смежные с авторскими правами – интеллектуальные права на результаты нижеуказанных видов деятельности (а, также, на базы данных) – обнародованные в первый раз.
4) исполнения. Подразумевается в качестве правообладателя автор произведения: актер, режиссер-постановщик, танцор, певец, музыкант, иное лицо, которое должно воспроизводить свое произведение.
5) фонограммы – реализация и предложение к продаже аудио-носителей (дисков, флеш-карт, иных носителей)
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, иная формулировка – вещание организаций эфирного или кабельного вещания. Сообщение, в данном случае, это любое действие, при котором становится доступным для зрительного и/или слухового восприятия произведение вне зависимости от его фактического восприятия людьми: обращение к неопределенному кругу лиц (публичность) и осуществление без реального приема публикой (доступность)
Права промышленной собственности
Патентные права, подлежащие государственной регистрации (патентованию):
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
авторами указанных результатов интеллектуальной деятельности признаются граждане, впервые их создавшие.
10) селекционные достижения. Результат интеллектуальной деятельности в виде вывода нового сорта растений либо новой породы животных. Также, подлежит государственной регистрации.
11) топологии интегральных микросхем – пространственно-геометрическое расположение элементов на их основе, т.е. непосредственно микросхема. Регистрация права происходит по желанию.
12) секреты производства (ноу-хау) – любые сведения о способах осуществления различных профессиональных процессов, имеющие реальную ценность и неизвестные третьим лицам
Права на средства индивидуализации:
13) фирменные наименования – внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц название общества и организационно-правовая форма
14) товарные знаки и знаки обслуживания – изобразительные, словесные, объемные и другие комбинации любых цветов фирменного обозначения юридического лица или индивидуального предпринимателя
15) наименования мест происхождения товаров – указание на географическое и/или историческое наименование местности, в упоминании с которым у товара появляется известность
16) коммерческие обозначения – способ индивидуализации промышленных и иных предприятий, не являющийся фирменным наименованием
Отдельным охраняемым результатом интеллектуальной деятельности законодатель признает единую технологию. Такой технологией признается результат авторской деятельности, включающий в себя компьютерные программы, базы данных, промышленные образцы, изобретения или полезные модели.
Как указывалось выше, при переходе материального носителя из одних рук в другие права на результаты интеллектуальной деятельности автоматически переход не совершают.
Правообладатель праве разрешать или запрещать любым третьим лицам осуществлять использование результата интеллектуальной деятельности. Исключение лишь составляют объекты, схожие или копирующие официальные государственные символы и знаки (гербы, ордена, флаги, денежные знаки), наименования соответствующих организаций.
Переход исключительного права на право промышленной собственности (патент) и селекционные достижения возможен только при его государственной регистрации, соответственно, в Роспатенте и Минсельхозе России.
Переход исключительного права
Есть два договорных вида осуществления исключительными правами – лицензионный договор либо договор отчуждения исключительного права. При заключении первого вида сделок, исключительное право не переходит. Если в договоре отсутствует указание на полный переход прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, такой договор считается лицензионным.
Лицензионный договор – предоставление лицензиаром лицензиату права временного использования объекта исключительного права. В договоре указывается порядок (права и способы) осуществления соответствующих прав. Все неуказанное в договоре считается непредоставленным. Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права и при прекращении последнего его сила утрачивается. Лицензионный договор считается незаключенным при неуказании в нем его цены.
Есть два вида лицензионного договора – исключительная лицензия (без права выдачи лицензий другим лицам) и простая, неисключительная лицензия (соответственно, с возможностью передачи результата интеллектуальной деятельности сублицензиату).
Договор об отчуждении исключительного права предусматривает обязанность правообладателя передать приобретателю исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Договор может быть исполнен только в письменной форме. Без установления размера вознаграждения договор не считается заключенным. Вознаграждение может быть не только фиксированным, но и в процентном соотношении от доходов в том числе, периодическими платежами.
Также, законодатель предусмотрел принудительную лицензию, что подразумевает под собой обязанность определенного судом лица предоставить заинтересованному лицу исключительное право на определенных условиях.
Патентный поверенный
Патентным поверенным является специально уполномоченное лицо, зарегистрированное в федеральном органе – Роспатенте.
Для получения статуса патентного поверенного необходимо, помимо достижения совершеннолетия, проживание на постоянной основе на территории России, наличие любого высшего образования и не менее четырех лет работы в соответствующем направлении (должен иметь минимальный соответствующий опыт). Патентный поверенный может заниматься частной практикой либо работать по трудовому договору.
Споры относительно прав на результаты интеллектуальной деятельности в РФ призваны рассматривать арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам (Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва).
Следует отметить, что действующее законодательство не ограничивает представителей правообладателей, заявителей и иных заинтересованных лиц необходимостью привлечения для ведения дел по интеллектуальным правам исключительно патентных поверенных. Осуществлять юридическое обслуживание лиц, права которых нарушены, может и профессиональный арбитражный представитель, и адвокат, и иное лицо.
Источник
Хочу продавать ручки со «Смешариками». Как избежать претензий со стороны правообладателя
Интернет-магазин продал шариковую ручку с изображением мультипликационного героя, а обладатель авторских прав на мультсериал подал на продавца в суд. Ручка стоит 30 рублей, а правообладатель потребовал выплатить 10 тысяч рублей компенсации.
Изображения с персонажами мультфильмов и кино, товарные знаки, логотипы — это результаты интеллектуальной деятельности. Права на использование результатов интеллектуальной деятельности — исключительные права правообладателя. Продажа контрафактного товара нарушает
исключительное право правообладателя. Любой правообладатель может обратиться в суд, если посчитает свои права нарушенными.
Вместе с юристом компании «ЮрИнформ» рассказываем, как избежать подобной ситуации и как заплатить меньше, если правообладатель предъявил претензии.
Что такое контрафактный товар
Понятие «контрафактный товар» в российском праве законодательно не закреплено. Поэтому исходя из судебной практики под контрафактом обычно понимают товар, который был произведён и реализован без разрешения правообладателя, которому принадлежат исключительные права на этот объект интеллектуальной собственности.
Например, ручки с Алиэкспресса будут считаться контрафактом, если у продавца нет официального разрешения на продажу товара с изображением Микки-Мауса, то есть договора на реализацию продукции с его изображением или другого соглашения с Диснеем.
На практике определить, контрафактный товар или нет, довольно сложно. Прежде всего надо внимательно осмотреть сам товар. К внешним признакам того, что перед вами контрафакт, относятся:
изменённое название бренда, например Abibas вместо Adidas;
изменения во внешнем виде товара, например, другой цвет, форма и отсутствие некоторых деталей;
низкое качество. Например, кирпичики оригинального конструктора Lego хорошо скрепляются между собой, а детали китайского аналога — через раз.
Однако зачастую внешне контрафакт ничем не отличается от оригинального товара. Поэтому, выбирая продукцию для перепродажи, предпринимателю следует её проверять. У
поставщика должно быть на руках подтверждение, например лицензионный договор или свидетельство на товарный знак, в котором поставщик или производитель будут
указаны как правообладатели объекта интеллектуальной собственности либо будет прописано, что поставщику или производителю были отчуждены исключительные права на объект.
Чем грозит продажа контрафактного товара
ИП и ООО, которые нарушают интеллектуальные права при продаже товаров, несут ответственность. Гражданский кодекс предусматривает три способа выплаты компенсации по выбору правообладателя:
компенсация в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, который определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Это самый распространённый случай;
компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров;
компенсация в двукратном размере стоимости права использования объекта исключительного права.
Суды чаще всего встают на сторону правообладателя, крупной известной компании, и не поддерживают небольших предпринимателей, даже если они не знали, что нарушают исключительные права при продаже товаров.
Предприниматель из Архангельска продал игрушечную фигурку с персонажем из детского телешоу «Три кота» за 99 рублей. Документов от поставщика
или производителя, которые разрешают использование товарного знака, у продавца не было. Правообладатель подал на него в суд и выиграл: продавца
обязали выплатить 60 тысяч рублей компенсации и возместить судебные расходы.
Индивидуальный предприниматель из Хабаровска торговала дисками с мультфильмами про «Фиксиков», на коробке дисков были изображены герои популярного мультсериала. Разрешения
от компании «Аэроплан», которой принадлежат исключительные права на «Фиксиков», у предпринимателя не было. Арбитражный суд встал на сторону
предпринимателя, так как она заявила, что на товарах был не торговый знак «Фиксиков», а другой, очень на него похожий. Но
апелляция отменила это решение и обязала продавца выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей.
Продавцы контрафакта чаще всего получают претензии правообладателей
Обычно правообладатели подают в суд на продавцов, а не производителей контрафактного товара: выгоднее каждый раз требовать компенсацию за продажу контрафакта отдельно с каждого продавца, а не один раз с производителя.
Больше всего претензий получают продавцы детских игрушек и канцелярской продукции, на которых изображены логотип или персонажи популярных мультсериалов, среди которых «Смешарики», «Три кота», «Маша и медведь».
Регина Нам, юрист в компании «ЮрИнформ» В основном иски подают широко известные компании-правообладатели: АО «СТС», ООО «Маша и Медведь»,
ООО «Студия анимационного кино “Мельница”» и подобные. Одна только компания АО «СТС» в 2020 году подала порядка пяти тысяч исков.
Средний размер компенсации составляет 50 тысяч рублей, а значит, АО «СТС» теоретически может получить с нарушителей 250 миллионов рублей.
Претензии от правообладателей получают все — и крупный бизнес, и маленькие ИП. При этом одинаково следят как за теми, кто
работает в крупных городах, так и за предпринимателями в регионах: чтобы взыскать компенсацию за нарушение интеллектуальных прав, правообладатели обращаются в
специализированные компании, где работают юристы по интеллектуальным правам. Такие компании есть по всей стране.
Как это работает на практике. Представитель правообладателя под видом обычного покупателя приходит в магазин и покупает какую-нибудь игрушку рублей
за триста, например медведя из мультфильма «Маша и Медведь». Игрушка упакована в картонную коробку, на которой изображены другие персонажи и
указан название-логотип мультфильма. Всё это фиксируется на видеокамеру. И продавец спустя какое-то время получает досудебную претензию с требованием выплатить компенсацию
в размере 50 тысяч рублей за каждое изображение персонажа плюс отдельно за логотип. Если продавец отвечает на претензию и договаривается
обо всём со второй стороной, он просто выплачивает компенсацию и дело решается без суда. Если продавец игнорирует претензию, представитель правообладателя
подаёт в суд — и суд взыскивает денежную компенсацию с продавца. Обычно она больше, чем компенсация, которую продавец платит без
привлечения суда.
Как продавать товары без нарушений
Чтобы перед продажей товаров удостовериться, что предприниматель не нарушает интеллектуальные права, надо грамотно составить договор поставки, работать с проверенными поставщиками или напрямую договориться обо всём с правообладателем.
Пропишите условия в договоре поставки
В договоре поставки предусмотрите пункт о том, что если продавцу предъявят иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права или о возмещении ущерба, поставщик предоставит все нужные документы и обязуется возместить сумму выплаченной компенсации, которую могут взыскать с продавца по решению суда.
Формулировка в договоре может быть такая:
Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный товар не обременён правами третьих лиц.
В случае предъявления к Покупателю претензий и требований от третьих лиц, основанием для которых является продажа Покупателем товара, приобретённого у Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие в связи с такими претензиями и требованиями.
Работайте с поставщиками, у которых есть разрешительные документы
Покупайте товар только у тех поставщиков, которые могут подтвердить законность его приобретения. Таким подтверждением могут быть следующие документы:
лицензионный договор, в котором будет указано право производителя на использование объекта интеллектуальной собственности, а также договор между производителем и поставщиком, что производитель даёт разрешение на дальнейшую реализацию товара;
свидетельство на товарный знак, в котором производитель или поставщик будут указаны в качестве правообладателя.
Запросите эти документы перед тем, как закупить партию товара для перепродажи. Для этого понадобится отправить официальный запрос в адрес поставщика или производителя.
Регина Нам, юрист в компании «ЮрИнформ» Если поставщик по какой-либо причине отказывается выслать документы или не может этого быстро
сделать, можно самостоятельно поискать товарные знаки, официально зарегистрированные в Роспатенте, в специализированных реестрах. Например, на сайте патентного агентства
«Онлайн Патент» или портале «Знаковед». Правообладатель будет указан в характеристиках товарного знака. Такая проверка быстрая и бесплатная.
Проверка товарного знака «Фиксики» на сайте «Онлайн Патент»
Получите согласие у правообладателя
Этот способ подойдёт, если вы продаёте товары нескольких брендов и у вас есть возможность с ними связаться. Можно написать правообладателю официальное письмо с просьбой подтвердить правомерность использования этих товаров поставщиком, с которым собираетесь работать.
Такое письмо надо составить на официальном бланке предпринимателя или организации. В письме укажите, что поставщик предлагает к поставке товар, на котором размещены результаты интеллектуальной собственности правообладателя. Уточните у правообладателя, имеет ли поставщик право на распространение этого товара.
Формулировка в письме может быть следующая:
Между мною и ИП Ивановым (Поставщиком) заключён договор поставки №21 от 10.10.2020 на поставку следующей продукции: детская игрушка «Три кота», канцелярские принадлежности «Три кота». Указанная продукция является результатом интеллектуальной собственности АО «СТС».
В целях недопущения реализации мною контрафактного товара прошу сообщить, было ли передано ИП Иванову исключительное право на данные товары либо иным образом закреплено право на распространение товара ИП Ивановым.
Много товаров разных производителей
Товары нескольких брендов
В договоре поставки прописать:
— ответственность за соблюдение исключительных прав правообладателя несёт поставщик;
— поставщик обязан возместить расходы, если правообладатель или его представитель потребует компенсацию.
Получить подтверждение от правообладателя, что поставщик имеет право продавать продукцию бренда для перепродажи.
Запросить у поставщика документы:
— договор с производителем, который разрешает дальнейшую продажу товара;
— свидетельство на товарный знак, в котором указаны правообладатели.
Как продавать товары без нарушений
Важно. Если у продавца нет документов, которые подтверждают его право продавать товары и не нарушать исключительные права правообладателя, он рискует попасть на выплату компенсации и судебные разбирательства. От закупки такой продукции лучше отказаться.
Как заплатить меньше, если правообладатель подал в суд
Ответственности за продажу контрафактного товара избежать невозможно. Зато вполне реально сократить убытки. Если правообладатель уже подал на продавца в суд, можно сделать следующее.
Урегулируйте спор в досудебном порядке
В делах о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности у продавца есть возможность всё решить без суда — это называется досудебным урегулированием спора.
Когда факт продажи контрафактного товара зафиксирован продавцом и оспаривать его нет смысла, он высылает продавцу досудебную претензию. Продавец должен на неё ответить, если хочет заплатить за нарушение меньше, чем по решению суда.
Регина Нам, юрист в компании «ЮрИнформ» В ответе на претензию следует попросить снизить заявленный размер компенсации, ссылаясь на тяжёлое
финансовое положение и несоответствие размера компенсации реально понесённым убыткам. Можно указать, что это был единичный случай нарушения исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности, и сделать упор на то, что контрафактный товар был убран с прилавка и не был продан кому-то
ещё.
Если правообладатель согласится с предложением и аргументами продавца, он направит ответ. Этот документ — подтверждение того, что стороны обо всём договорились
и не планируют решать дело в суде. Кроме этого можно заключить соглашение, что продавец выплачивает правообладателю компенсацию в определённом размере
за такое-то нарушение интеллектуальных прав. Это станет дополнительной гарантией для продавца.
Проверьте подлинность документов представителей правообладателя
Зачастую крупные правообладатели не подают в суд на мелких продавцов — этим занимаются специализированные компании. Поэтому надо удостовериться, что компания,
которая подала на продавца в суд, имеет на это право. Для этого надо направить письмо правообладателю с просьбой подтвердить полномочия
его представителя. Подтверждением служат следующие документы:
свидетельство на товарный знак;
доверенность от правообладателя, который указан в свидетельстве, или лицензиата на законного представителя;
лицензионный договор, если правообладатель передал права на использование объектов интеллектуальной собственности другому лицу, например поставщику.
Если иск подан неуполномоченной компанией, суд не станет его рассматривать — продавцу не понадобится тратить время на судебные разбирательства и выплачивать компенсацию.
Попросите суд уменьшить размер компенсации
Суд может сократить сумму компенсации до установленного минимума в размере 5 тысяч рублей за одно правонарушение. Такая практика есть, хоть
она и не очень показательна. Например, если правообладатель просит за одно незаконно использованное изображение 50 тысяч рублей, суд вправе снизить
компенсацию до 5 тысяч рублей. Для этого продавцу надо предоставить суду основания, то есть составить отзыв на иск и указать
в нём следующее:
продавец нарушил исключительные правы на объекты интеллектуальной собственности впервые;
после этого случая он не продавал контрафактный товар другим покупателям;
продавец находится в тяжёлом финансовом положении и не может выплатить компенсацию, например из-за последствий пандемии коронавируса;
размер компенсации не соответствует убыткам, которые понёс правообладатель;
нарушение не носило грубый характер, например, продавец не знал, что торгует контрафактом.
Важно. Если иск касается одного товара, на котором размещены несколько персонажей одного произведения, можно сослаться на то, что совместное
использование нескольких частей или персонажей одного произведения — это одно нарушение. Поэтому компенсация должна быть за произведение, а не за
каждого персонажа в отдельности.
Иногда суд принимает сторону продавца и снижает размер компенсации.
АО «Аэроплан», которому принадлежат права на «Фиксиков», хотело взыскать с индивидуального предпринимателя Мироновой 40 тысяч рублей за продажу декоративной
фигурки. Но суд сократил компенсацию вдвое, так как Миронова заявила, что нарушила права «Аэроплана» только один раз, заработала
незначительную сумму и в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребёнка.
Коротко
- В российском законодательстве нет определения «контрафактного товара», но чаще всего под этим понимают товар, который копирует оригинал и который выпускают или продают без разрешительных продуктов.
За продажу товара без разрешения поставщика, производителя или правообладателя продавец может попасть на деньги. Минимальный размер компенсации — 10 тысяч рублей, максимальный — 5 миллионов рублей.
Суды чаще всего встают на сторону правообладателя, крупной известной компании, и не поддерживают небольших предпринимателей, даже если у них есть оправдательные аргументы.
Чтобы удостовериться, что продавец не нарушает исключительных прав, надо правильно составить договор поставки, работать с проверенными поставщиками или напрямую договориться обо всём с производителем.
Правообладатели напрямую не проверяют и не подают в суд на небольших ИП и ООО — это делают их законные представители.
Если продавец получил претензию от правообладателя или его представителя, лучше ответить на неё и постараться решить вопрос без суда — так компенсация будет меньше.
Если на продавца контрафактного товара всё-таки подали в суд, он может попытаться снизить размер компенсации до 5 тысяч рублей за
одно правонарушение. Для этого надо представить суду основания, например то, что предприниматель находится в тяжёлом финансовом положении, совершил подобное нарушение
впервые или не знал, что торгует контрафактом.
Источник